ЩО Ж ТАКЕ "НОУ-ХАУ"?

09.11.2016 © VICONSULT

ДМИТРЕНКО В.В.

(опубліковано в Матеріалах XVІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми підготовки фахівців з інтелектуальної власності, інформаційно-аналітичної та інноваційної діяльності в Україні, 20-22 квітня 2016 р., м. Київ, Інститут інтелектуальної власності НУ «ОЮА» в м. Києві»)

В повсякденному житті ми постійно стикаємося з поняттям «ноу-хау», під яким розуміємо щось нове, інноваційне, нетрадиційне. Насправді, ноу-хау є визначеним юридичним терміном, однак недостатньо врегульованим, оскільки визначення, які наведені в чинному законодавстві Україні, є різними і не дозволяють чітко сформувати уявлення про даний об’єкт дослідження. Відповідно, різною є і судова практика.

У Податковому кодексі України від 02.12.2010 р. «ноу-хау» визначено як інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду, у Законі України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» від 14.09.2006 р. під «ноу-хау» розуміють технічну, організаційну або комерційну інформацію, що отримана завдяки досвіду та випробуванням технології та її складових, яка: не є загальновідомою чи легкодоступною на день укладення договору про трансфер технологій; є істотною, тобто важливою та корисною для виробництва продукції, технологічного процесу та/або надання послуг; є визначеною, тобто описаною достатньо вичерпно, щоб можливо було перевірити її відповідність критеріям незагальновідомості та істотності. У Законі України «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.1991 р. «ноу-хау» описано як сукупність технічних, технологічних, комерційних та інших знань, оформлених у вигляді технічної документації, навиків та виробничого досвіду, необхідних для організації того чи іншого виду виробництва, але не запатентованих. В Інструкції про порядок заповнення звіту про продаж за кордон ліцензій на об’єкти інтелектуальної власності за формою N6-нт (ліцензії) від 06.07.1995 р. під «ноу-хау» визначено конфіденційну інформацію технічного, економічного, адміністративного, фінансового характеру, яка є власністю продавця та не є доступною будь-якій особі при використанні патенту або в результаті простого виявлення. Ці визначення є різними та не дозволяють сформувати цілісне уявлення про ноу-хау.

Зустрічається поняття «ноу-хау», однак не визначено в Законах України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991 р., «Про охорону прав на сорти рослин» від 21.04.1993 р., «Про режим іноземного інвестування» від 19.03.1996 р., «Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків від 16.07.1999 р., в Договорі між Україною та США про заохочення та взаємний захист інвестицій від 04.03.1994 р. та деяких інших документах.

У Класифікаторі галузей законодавства України затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 02.06.2004 р. за №43/5, ноу-хау віднесено до галузі «020.080.000 Секрети виробництва (ноу-хау)», тоді як комерційну таємницю віднесено до іншої галузі – «020.070.070 – Комерційні найменування, торгові марки, географічні зазначення. Комерційні таємниці».

Відповідно до інформаційного листа Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики застосування господарськими судами законодавства про інформацію» від 28.03.2007 р. за №01-8/184, до кола конфіденційної інформації у сфері господарської (підприємницької) діяльності відноситься інформація, що визнається такою законом, комерційна таємниця та «ноу-хау». Зазначено, що за порушення майнових прав інтелектуальної власності на комерційну таємницю чи прав на «ноу-хау», зокрема, шляхом добування протиправним способом чужої комерційної інформації, розголошення її без згоди особи, уповноваженої на те, чи схилення до її розголошення або використання чужої комерційної інформації без згоди уповноваженої особи, власник цієї інформації має право на відшкодування завданих майнової та моральної шкоди відповідно до правил статей 1166 та 1167 Цивільного кодексу України. Також уточнено, що така цивільна відповідальність може наставати у випадку вчинення дій, зазначених у главі 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», однак не може бути застосовано відповідальності за збирання, розголошення чи використання відомостей, які не можуть належати до кола комерційної таємниці згідно з приписами постанови Кабінету Міністрів України «Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці» від 09.08.1993 р. за №611.

В Енциклопедії інтелектуальної власності, за редакцією професора П.П. Крайнєва, зазначено, що поняття «ноу-хау» має надзвичайно широкий зміст та може охоплювати різну технічну або іншу інформацію, необхідну для виробництва будь-якого виробу, та є економічною цінністю. Також визначено, що на відміну від комерційної таємниці, ноу-хау може існувати самостійно від підприємства [1]. У словнику-довіднику з інтелектуальної власності, за загальною редакцією О.Д. Святоцького, ноу-хау описано як конфіденційну інформацію наукового, технічного, виробничого, адміністративного, фінансового, комерційного або іншого характеру, що практично застосовується у діяльності підприємства або у фаховій діяльності, яка ще не стала загальним надбанням [2]. В.П. Марчук, у книзі «Словничок юридичних термінів», під ноу-хау визначає правову форму обміну технічними досягненнями, яка полягає у передачі за угодою виробничого досвіду виробничих таємниць, технічних знань тощо [3]. У тлумачному словнику юридичних термінів за редакцією В.Г. Гончаренка, ноу-хау описано як технічні знання, досвід, секрети виробництва, необхідні для вирішення технічного або іншого завдання. Також зазначено, що під ноу-хау розуміють результат технічної творчості, технічну або іншу інформацію, необхідну для виробництва певного виробу, технічне рішення, виконане на рівні винаходу, яке з будь-яких причин не запатентоване в тій чи іншій країні. На думку В.Г. Гончаренка, основною ознакою ноу-хау є таємність науково-технічної інформації, яка передається, а здійснення охорони відбувається лише в договірному порядку відповідно до умов ліцензійних договорів [4]. Ноу-хау, відповідно до Вільного тлумачного словника, є 1. Незахищена патентна таємна інформація, що необхідна для ефективної виробничої чи комерційної діяльності у певній сфері; комерційна таємниця. 2. Новітній чи оригінальний винахід [5]. У Великому тлумачному словнику сучасної української мови В.Т. Бусела, ноу-хау визначено як 1. Технічні знання, досвід, секрети виробництва, сукупність документованих технічних знань і досвіду, непохідних для здійснення виробничого процесу, для виготовлення якого-небудь виробу, передача яких обумовлюється спеціальною угодою між сторонами. 2. Те саме, що новація. Під новацією, в цьому ж словнику, визначено 1. В юриспруденції – припинення зобов’язання за згодою сторін через заміну його новим. 2. Нововведення [6].

В міжнародній та національній правових доктринах питання щодо визначення місця ноу-хау в правовій науці визначено досить неоднозначно. Існують різні точки зору які розглядають ноу-хау як вид конфіденційної інформації, складову комерційної таємниці і, навіть, як окремий об’єкт права інтелектуальної власності.

Дослідником сфери інтелектуальної власності, патентним повіреним України В.Л. Куцевичем ноу-хау визначено як будь-яку інформацію, яка відповідає трьом умовам, а саме має реальну комерційну цінність, є недоступною для ознайомлення невизначеному колу осіб без дозволу власника та передається розробником замовнику та/або власником користувачу та використовується в режимі конфіденційної інформації [7].

О.Є. Колосов відносить ноу-хау до категорії інформації з обмеженим доступом, а саме до конфіденційної інформації. Крім того автор зазначає, що є певні підстави для віднесення ноу-хау до категорії конфіденційної інформації, що становлять комерційну таємницю. О.Є. Колосов вважає, що ноу-хау є об’єктом інтелектуальної власності і права, його правовий захист можливий на основі Закону України «Про інформацію» від 02.10.1992 р., та вказує, що комерційна таємниця і ноу-хау мають різну правову природу [8, 9].

Узагальнену систему поглядів щодо співвідношення комерційної таємниці та ноу-хау описав Ю.В. Носік. Зокрема, він виділяє три погляди:

1) Комерційна таємниця і ноу-хау – тотожні поняття;

2) Ноу-хау – складова комерційної таємниці;

3) Ноу-хау та комерційна таємниця – самостійні та незалежні одна від одної правові категорії [10].

Автор пов’язує таку різнобічність поглядів різним трактуванням терміну «ноу-хау». Разом з тим, Ю.В. Носік вважає, що ототожнення ноу-хау і комерційної таємниці, так само як і розгляд їх як частини з цілим є необґрунтованим. Він вважає, що комерційна таємниця і ноу-хау є самостійними економіко-правовими категоріями, у зв’язку з розбіжністю їх істотних ознак, а також різним змістовним наповненням. Цікавою є позиція автора, що сутнісними компонентами ноу-хау є категорії – знання, навички та досвід, а змістом комерційної таємниці – інформація. Інформація, яка складає комерційну таємницю віддільна від особи і тому є оборотоздатною, оскільки її можна задокументувати. А от знання, досвід, навички та уміння невіддільні від особи, і тому ноу-хау не підлягає документуванню. Задокументувати можна інформацію про досвід, але не власне сам досвід, навички та вміння. Саме тому, ноу-хау і комерційна таємниця не можуть підпадати під один правовий режим.

Дану систему поглядів дещо розширює О.О. Кулініч:

1) Ноу-хау і комерційна таємниця є синонімами (тотожними);

2) Ноу-хау є різновидом комерційної таємниці;

3) Комерційна таємниця є різновидом ноу-хау;

4) Ноу-хау та комерційна таємниця частково збігаються за обсягом;

5) Ноу-хау та комерційна таємниця є різними категоріями [11].

Висловлюючи власну позицію, О.О. Кулініч зазначає, що комерційна таємниця і ноу-хау за змістом дуже схожі, однак якщо розглядати таємницю як режим інформації з обмеженим доступом, то можна визначити, що комерційна таємниця є способом захисту ноу-хау.

А.Г. Дідук вважає, що поняття комерційної таємниці є значно ширшим за поняття ноу-хау та, з урахуванням європейських стандартів, визначає ноу-хау як неохоронювану законом інформацію (виробничу, технічну та іншу), яка є секретною в тому значенні, що вона як єдине ціле або у точній сукупності та поєднанні її компонентів не є загальновідомою чи легкодоступною, а також є суттєвою, тобто важливою і корисною для осіб, які фактично її контролюють та визначеною, тобто описаною або зафіксованою таким чином, щоб можна було перевірити її відповідність критеріям секретності та суттєвості [12].

На думку Т.В. Івченко, ноу-хау є інформацією про зміст незапатентованого винаходу, корисної моделі, промислового зразка та (або) методи, процеси, технології та інші результати інтелектуальної діяльності в науково-технічній сфері, що не охороняються патентом, і додаткова інформація, що застосовується при використанні запатентованих результатів інтелектуальної діяльності і дозволяє більш ефективно їх використовувати, та яка не є загальновідомою і легкодоступною; є істотною, тобто важливою і корисною у виробництві, достатньо вичерпно описаною для того, щоб можна було перевірити її відповідність критеріям незагальновідомості та істотності. Також, автором здійснено порівняльний аналіз понять «комерційна таємниця» та «ноу-хау», виділено їх загальні та відмінні риси. Зокрема, загальними рисами комерційної таємниці та ноу-хау є нематеріальний характер результату інтелектуальної діяльності у формі інформації; їх зміст складає конфіденційна інформація; відомості, які складають ноу-хау і комерційну таємницю є ідентичними; дійсна або потенційна комерційна цінність інформації через її незагальновідомість третім особам та відсутність вільного доступу до неї на законних підставах; пов’язаність з підприємницькою діяльністю та відсутність вимоги абсолютної секретності. Відмінними рисами комерційної таємниці та ноу-хау є те, що комерційна таємниця має бути предметом заходів щодо збереження її секретності, вжитих суб’єктом відповідного права, тоді як ноу-хау – предметом встановлення у договорі умов вжиття заходів щодо збереження її конфіденційності, визначених угодою сторін; неможливість існування комерційної таємниці за межами підприємства, на відміну від ноу-хау; різні види відповідальності за порушення зобов’язань щодо збереження конфіденційної інформації, яка складає комерційну таємницю та ноу-хау, а саме за порушення прав на комерційну таємницю передбачені різні види відповідальності, а у випадку порушення договірних зобов’язань щодо ноу-хау – сторони несуть лише цивільно-правову відповідальність [13].

Таким чином, сьогодні в Україні є велика кількість авторських позицій щодо визначення сутності та правового режиму ноу-хау, однак вони радикально різні, що свідчить про необхідність подальшого вивчення та узагальнення даної проблеми як на доктринальному, так і законодавчому рівнях.

Список використаних джерел

1. Крайнєв П.П. Енциклопедія інтелектуальної власності / П.П. Крайнєв. – К.: Старт-98, 2012. – С. 378.

2. Святоцький О.Д. Інтелектуальна власність: словник-довідник. Том 2. Промислова власність / О.Д. Святоцький, В.Л. Петров. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2000. – С. 96.

3. Марчук В.П. Словничок юридичних термінів / В.П. Марчук. – К.: МАУП, 2003. – С . 54.

4. Гончаренко В.Г. Юридичні терміни. Тлумачний словник / В.Г. Гончаренко, П.П. Андрушко, Т.П. Базова. – К.: Либідь, 2004. – С. 84.

5. Вільний тлумачний словник (Новітній онлайновий словник української мови (2013 – 2016) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sum.in.ua/f/nou-khau

6. Великий тлумачний словник сучасної української мови [уклад. В.Т. Бусел]. – К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. – С.793.

7. Куцевич В.Л. Изобретательство и патентование для рынка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.stcu.int/calendar/downloads/14_03/kutcevich.DOC

8. Колосов О.Є. Види ноу-хау та форми їх ідентифікації / О.Є. Колосов // Інтелектуальна власність в Україні. – 2014. – №1. – С. 27 – 33.

9. Колосов О.Є. Детермінації та правовий режим ноу-хау в Україні / О.Є. Колосов // Інтелектуальна власність в Україні. – 2014. - №2. – С. 29 – 36.

10. Носік Ю.В. Права на комерційну таємницю в Україні: [монографія] / Ю.В.Носік. – К.: КНТ, 2007. – С. 62 – 64.

11. Кулініч О.О. Загальні положення про інформацію з обмеженим доступом у цивільному праві: [монографія] / О.О.Кулініч. – Одеса: Вид. Букаєв ВВ, 2008. – С. 149.

12. Дідук А.Г. Правовий режим конфіденційної інформації: цивільно-правовий аспект: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 «цив. право і цив. процес; сімейне право; міжнародне прив. право» / А.Г. Дідук. – Х., 2008. – 23 с.

13. Івченко Т.В. Цивільно-правове регулювання комерційної таємниці як об’єкта права інтелектуальної власності а Україні: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03 «цив. право і цив. процес; сімейне право; міжнародне прив. право» / Т.В. Івченко. – К., 2009. – С. 32-34.