Що не пропустити при побудові стратегії реєстрації торговельної марки в США: декілька підводних каменів

Український бізнес часто вирішує розширити свої поставки в Сполучені Штати Америки, і першим кроком для законного ведення бізнесу є реєстрація власного маркування - торговельної марки. Однак, багато хто сприймає це як легку формальну процедуру, не беручи до уваги важливі моменти, які можуть стати серйозною перешкодою при веденні бізнесу та процедурі реєстрації. Це може призвести до затримок та додаткових витрат, якщо не врахувати всі юридичні нюанси.

Які ключові моменти необхідно врахувати, якщо ви плануєте реєструвати торговельну марку в США?

1. Використання як основа реєстрації

• Перед реєстрацією ретельно продумайте, як саме ви будете використовувати торговельний знак.
• Використання знака є ключовою вимогою для його реєстрації в США.

Документація використання

• Постійно перевіряйте актуальність зразків використання торговельного знака.
• Зберігайте підтверджуючі документи про його використання на різних етапах.

Оновлення інформації

• Якщо ви більше не використовуєте певні товари чи послуги або не плануєте цього робити, подавайте нову заявку або виключайте такі позиції.

Актуальність класифікації

• У класифікаторі товарів і послуг залишайте лише ті позиції, які ви реально використовуєте.
• Переконайтеся, що зможете підтвердити використання кожної з них за потреби.

2. Сфера дії знаку:

• Федеральна (на всі штати): здійснюється через національне відомство USPTO або ж за Мадридською системою (якщо розширення знаку на базі української заявки).
• Локальна реєстрація (на визначений окремий штат): у разі неможливої реєстрації в USPTO або через локальне розташування бізнесу.

  3. Системи охорони USPTO:

  Principal Register та Supplemental Register - це два різні реєстри торговельних марок, які веде Відомство з патентів і торговельних марок США (USPTO).

  Principal Register є основним реєстром, який надає найбільш повні права та захист для власників торговельних марок. Торговельні марки, зареєстровані в Principal Register, отримують такі переваги:

  • Презумпція права власності та виключне право на використання марки по всій території США.
  • Внесення до митного реєстру - можливість заборонити імпорт товарів, що порушують права на торговельну марку, через митну службу США.

  Supplemental Register є вторинним реєстром для торговельних марок, які не відповідають всім вимогам для реєстрації в Principal Register, зазвичай через їхню описовість або недостатню відомість серед споживачів.

  Важливо! Заявка на торговельну марку не може бути одночасно подана для реєстрації в Principal Register і Supplemental Register.

  4. Види заявок на етапі подачі:

  • Use-based (або заявка на основі використання) в США означає, що ви вже використовуєте свою торговельну марку в комерційній діяльності.
  • Intent to use (ITU) заявка в США означає, що ви ще не використовуєте свою торговельну марку в комерційній діяльності, але маєте добросовісний намір зробити це в майбутньому. Це дозволяє вам подати заявку на реєстрацію торговельної марки в USPTO, навіть якщо ви ще не почали використовувати її в торгівлі.

  Важливо! Ви можете надати підтвердження використання через 6 місяців після подачі заявки, подавши відповідне клопотання про продовження строку. Подання документів про підтвердження використання можна відстрочити до 5 разів. Якщо після цього документи не будуть подані, реєстрація буде втрачена.

  Інші важливі моменти:

  • Завжди переглядайте контекст знаку в США: чи не буде він мати подвійні сенси, образливі значення, бути відомою розмовною фразою тощо.
  • USPTO проводить випадкові аудити реєстрацій торговельних марок, щоб переконатися, що вони відповідають вимогам використання в комерції. Це означає, що власники торговельних марок повинні надати докази фактичного використання своїх марок для товарів або послуг, зазначених у реєстрації. Якщо власник не може надати такі докази, відповідні товари або послуги можуть бути видалені з реєстрації, а в деяких випадках реєстрація може бути анульована.